O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), destacou o julgamento do caso iPhone, que opõe a Apple e a Gradiente, e o julgamento será reiniciado no plenário físico. Antes do destaque do relator, o julgamento estava 5 a 3 a favor da Apple no plenário virtual da Corte.
No processo, a Gradiente defende que o a marca iphone pertence a ela no país, já que a empresa depositou a marca no INPI no ano 2000, e recebeu o registro apenas em janeiro de 2008, um ano após o lançamento do iPhone pela Apple nos Estados Unidos. Além disso, o aparelho da Apple chegou ao Brasil somente em novembro de 2008. Neste contexto, a empresa busca a exclusividade para coibir a Apple de usar a marca ”iphone”.
O relator do processo, o ministro Dias Toffoli, votou a favor da Gradiente, e foi acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes e André Mendonça. Já os ministros Luiz Fux e Luís Roberto Barroso abriram divergência ao voto do relator. Eles foram seguidos por Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia aderiram à divergência. O ministro Edson Fachin havia se declarado suspeito.
Em 2021, ambas as empresas chegaram a se reunir para buscar um acordo, mas não formaram um consenso. A negociação no Centro de Mediação e Conciliação do STF durou cerca de três meses, sob a condução da ministra aposentada Ellen Gracie.
Em 2018, a Gradiente havia sido derrotada no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Na época, a Corte entendeu que a empresa não tem exclusividade sobre a marca ”iphone” no Brasil. Com a decisão do STJ, a Apple pôde continuar utilizando o nome para os seus aparelhos eletrônicos. Na prática, outras marcas também poderiam chamar os seus dispositivos de ”iphones” sem que a Apple ou Gradiente reclamassem a questão.
Entenda o julgamento da Gradiente contra a Apple pela marca iPhone no STF
O julgamento discute se há exclusividade sobre marcas quando há demora na concessão de registro pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e, no meio tempo, uma concorrente consagrou o uso globalmente.
O caso chegou à Justiça porque a Apple não conseguia registrar o produto no país. Ela venceu em todas as instâncias, ao sustentar que o termo “iphone” é descritivo e, por isso, não poderia ter sido registrado pelo INPI.
Em seu voto, Toffoli, que é o relator do caso, afirmou que “a demora na concessão de registro de marca pelo INPI não ensejou, nem poderia ensejar, a não exclusividade sobre ela por quem a depositou em razão do surgimento posterior de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente, tendo em vista os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança jurídica proporcionada pelo sistema atributivo de direitos adotado pelo legislador”.
Ao votar a favor da Gradiente, o magistrado estabeleceu a seguinte tese: “De acordo com o sistema atributivo de direitos de propriedade industrial adotado pelo Brasil, a precedência de depósito de pedido de concessão de registro de marca não é afetada por uso posterior de mesmo sinal distintivo por terceiros no Brasil ou no exterior”.
Já os ministros Luiz Fux e Luís Roberto Barroso divergiram do relator. Em seu voto, Barroso concorda com as instâncias inferiores, que estabeleceram que a Gradiente não poderia usar o termo “iphone” isoladamente, já que seu registro é da marca “G Gradiente Iphone”.
O ministro ainda ressaltou que essa decisão “não altera a dinâmica do mercado” e também “protege o consumidor, que efetivamente associa o termo isolado “iphone” ao produto desenvolvido pela marca estadunidense”.
Para Fux, “obedecer a prioridade da Gradiente”, como propõe o relator, pode acabar comprometendo as razões que originalmente fundamentaram o próprio sentido da propriedade intelectual.
“Ao punir o agente que efetivamente desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto, cria-se uma teia perversa de incentivos, que prejudicará a qualidade futura dos produtos oferecidos ao consumidor final, reduzindo-se, portanto, o bem-estar geral da economia”.
Gilmar Mendes e André Mendonça, apesar de terem acompanhado Toffoli no voto a favor da Gradiente, não juntaram voto com a fundamentação.
Os fundamentos de Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin
Em 13 de outubro, o ministro Alexandre de Moraes votou a favor da Apple no julgamento contra a Gradiente. Moraes havia pedido vista no dia 9 de junho e, após a suspensão do julgamento, o ministro Gilmar Mendes antecipou o seu voto e empatou o placar ao se posicionar a favor da Gradiente, acompanhando o ministro-relator Dias Toffoli.
Em seu voto, Moraes pontuou que “o direito de propriedade não é uma direito absoluto, e de outro lado, a marca tem por objetivo assegurar não só o direito individual do titular da marca, como dos consumidores e evitar prejuízos à livre concorrência, o que evidencia sua função social”.
“Não se pode negar que a notoriedade da marca decorreu do sucesso obtido pelo aparelho telefônico da Apple tanto mundialmente, como no Brasil. Portanto, deferir a exclusividade marcária à IGB, permitindo o uso exclusivo do termo ‘iPhone’ por essa empresa, desconsiderando toda a significativa mudança ocorrida no mercado, seria vulnerar a proteção aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência”, ressaltou Moraes.
Nesse sentido, ele se juntou a Barroso ao propor a seguinte tese: “Não ofende a Constituição a proibição do uso isolado de termo que constitua elemento de marca registrada, tendo em vista a sua vinculação mundialmente consagrada a produto fabricado por concorrente”.
Logo depois foi a vez do ministro Cristiano Zanin aderir à tese. “Ainda que tenha havido o pedido de registro, a base empírica assentada pelo acórdão recorrido indica que a recorrente jamais utilizou a marca, tampouco lançou produto com o nome “Gradiente Iphone”. Não fez, portanto, nenhum investimento financeiro ou tecnológico no desenvolvimento de produtos para uso da marca. Diante desse quadro fático, exigir o uso exclusivo da marca “Iphone” após o estrondoso sucesso do produto lançado pela recorrida encaixa-se perfeitamente na previsão do art. 187 do Código Civil, ferindo a boa-fé objetiva e a ética social esperada dos principais agentes de mercado”, afirmou Zanin.
A ministra Carmén Lúcia também concordou com o ministro Luís Roberto Barroso, mas não juntou voto.
O caso tramita como recurso extraordinário com agravo (ARE) 1.266.095